如何在審查中解決常見的“商標(biāo)用在外觀設(shè)計上”引起的沖突

1、<p>　　如何在審查中解決常見的“商標(biāo)用在外觀設(shè)計上”引起的沖突</p><p>　　【摘要】 近年來，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，外觀設(shè)計和商標(biāo)的沖突越來越突出，如何解決這一沖突已經(jīng)成為知識產(chǎn)權(quán)的重要話題。本文從立法本意入手，結(jié)合具體案例，從審查的角度提出了減少兩者之間權(quán)利沖突的辦法。 </p><p>　　【關(guān)鍵詞】 外觀設(shè)計 商標(biāo) 美感 顯著性 權(quán)利沖突 </p>

2、<p><b>　　一、引言 </b></p><p>　　外觀設(shè)計和商標(biāo)都屬于知識產(chǎn)權(quán)范疇，由于法律不同，兩者的關(guān)系似乎應(yīng)該是“井水不犯河水”。但是，由于現(xiàn)行立法還大多采取了各個知識產(chǎn)權(quán)單行立法模式，再加上經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動下商家的惡意競爭行為，人們對知識產(chǎn)權(quán)缺乏認(rèn)識、缺乏尊重，使得外觀設(shè)計與商標(biāo)的權(quán)利沖突日趨頻繁。只要外觀設(shè)計與商標(biāo)的保護(hù)客體存在著重疊與交叉，兩者的權(quán)利沖突就不可

3、能完全避免。目前在沒有明確的法律規(guī)定的情況下，只能依據(jù)現(xiàn)行法律的精神和原則來減少兩者的沖突，而如何在外觀審查這一環(huán)節(jié)減少兩者的權(quán)利沖突，筆者在此僅提出一些粗淺認(rèn)識做拋磚引玉。 </p><p>　　二、外觀設(shè)計和商標(biāo)的區(qū)別 </p><p>　　專利法第二條第四款規(guī)定：外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。 </p

4、><p>　　外觀設(shè)計具有以下五個特征：外觀設(shè)計的載體必須是產(chǎn)品；形狀、圖案、色彩為產(chǎn)品外觀設(shè)計的三要素；適于工業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品；富有美感；新設(shè)計。 </p><p>　　我國《商標(biāo)法》規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊?！鄙虡?biāo)應(yīng)當(dāng)具有顯著性，目的是區(qū)分商品或服務(wù)

5、的不同來源。 </p><p>　　從以上可以看出，外觀設(shè)計和商標(biāo)的構(gòu)成上都含有形狀和圖案等諸多重合要素，但兩者依然存在嚴(yán)格的區(qū)別。 </p><p>　　1、外觀設(shè)計專利與商標(biāo)的權(quán)利內(nèi)容、功能不同 </p><p>　　第一，外觀設(shè)計以美感為核心，至于是否有識別性并不重要。而商標(biāo)以區(qū)別商品來源為核心，主要是通過其顯著性和識別性來區(qū)別相同或類似商品或服務(wù)的不同來源，

6、因此必須具有顯著性，至于是否有美感并不重要。第二，外觀設(shè)計通過美感吸引消費者，商標(biāo)通過其附著的商譽吸引消費者。第三，外觀設(shè)計必須以產(chǎn)品為依托，二者合為一體；而商標(biāo)的依托既包括商品也包括商品包裝，還可以脫離二者直接用于廣告宣傳。 </p><p>　　2、外觀設(shè)計專利與商標(biāo)的權(quán)利取得程序不同 </p><p>　　外觀設(shè)計專利與商標(biāo)雖然都應(yīng)由行政機(jī)關(guān)確認(rèn)，但外觀設(shè)計專利經(jīng)過形式審查后沒有發(fā)現(xiàn)

7、駁回理由的，專利局應(yīng)當(dāng)作出授予外觀設(shè)計專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，并予以登記和公告。而商標(biāo)審查分為形式審查和實質(zhì)審查，實質(zhì)審查通過后經(jīng)過3個月的異議期，在此期限內(nèi)沒有人提出異議，或者雖然有人提出異議但不能成立的，予以核準(zhǔn)注冊。 </p><p>　　3、外觀設(shè)計專利與商標(biāo)二者的保護(hù)期限不同 </p><p>　　外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)期限為10年，自申請之日起計算，期限屆滿時權(quán)利人不得

8、申請續(xù)展。而商標(biāo)專用權(quán)有效期是自核準(zhǔn)之日起10年，一般可無限制地續(xù)展，即注冊人可以申請續(xù)展，每次續(xù)展時間為10年。 </p><p>　　三、審查實踐中常見的商標(biāo)用在外觀設(shè)計上的情形以及解決辦法 </p><p>　　外觀設(shè)計專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利沖突，究其本質(zhì)也就是知識產(chǎn)權(quán)間的權(quán)利沖突。這里探討的外觀設(shè)計專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的權(quán)利沖突是外觀設(shè)計專利申請人在其外觀設(shè)計專利權(quán)中使用了與他人注冊商

9、標(biāo)相同或近似的文字、圖形，且未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可引起的權(quán)利沖突。 </p><p>　　1、以商標(biāo)作為主體用在外觀設(shè)計上 </p><p>　　如果把商標(biāo)去掉，其外觀設(shè)計完全沒有其他殘留的圖案或者殘留的圖案很少，這種情況筆者將其歸屬于以商標(biāo)作為主體用在外觀設(shè)計上。 </p><p>　?。?）以商標(biāo)作為主體用在平面產(chǎn)品上 </p><p>　　

10、以商標(biāo)的圖形或者文字來申請外觀設(shè)計專利，如圖1所示的標(biāo)貼（康之源）。根據(jù)圖片中的文字“康之源”以及人物跑步的圖案可以判斷為是一種健康食品企業(yè)或其產(chǎn)品的商標(biāo)或標(biāo)識，而且其他的圖案沒有明顯的裝飾性，因此其商標(biāo)的識別性作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外觀設(shè)計標(biāo)貼的裝飾性作用，可以判斷為主要起標(biāo)識作用的平面印刷品，在審查中以不符合專利法第二十五條第一款第六項的規(guī)定不授予專利權(quán)。 </p><p>　?。?）以商標(biāo)作為主體用在立體產(chǎn)品上 &l

11、t;/p><p>　　此種情形具體又分為兩種情形。 </p><p>　　第一，立體產(chǎn)品的形狀在本產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域?qū)儆谒究找姂T的形狀。 </p><p>　　如圖2所示的外觀設(shè)計為一種紙巾筒，該外觀設(shè)計產(chǎn)品用于盛放衛(wèi)生卷紙。該產(chǎn)品明顯使用了可口可樂的商標(biāo)作為圖案，且該產(chǎn)品形狀在其所屬領(lǐng)域內(nèi)為司空見慣的幾何盒體形狀，綜合判斷該申請不是新設(shè)計，在審查中以不符合專利法第二條第四款

12、的規(guī)定不授予專利權(quán)突。 </p><p>　　第二，立體產(chǎn)品的形狀在本產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域不屬于司空見慣的形狀。 </p><p>　　此種情形雖然產(chǎn)品形狀在其所屬領(lǐng)域不是司空見慣的形狀，但是由于商標(biāo)圖案的使用混淆了產(chǎn)品的來源，造成消費者的誤認(rèn)和混淆，導(dǎo)致消費者最終綜合其他因素作出決定是否購買，對商標(biāo)的權(quán)利人來說已經(jīng)損壞了商業(yè)標(biāo)識中的財產(chǎn)利益。根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》中的相關(guān)規(guī)定“擅自使用知名商品特

13、有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認(rèn)為是該知名商品的，屬于不正當(dāng)競爭行為”可知其屬于不正當(dāng)競爭行為。此行為已經(jīng)擾亂市場秩序，妨害公共利益，而專利法第五條第一款規(guī)定“對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授子專利權(quán)?！币虼?，在審查中以不符合專利法第五條第一款的規(guī)定不授予專利權(quán)。 </p><p>　　2、把商標(biāo)以較小的比例用在外觀設(shè)

14、計上 </p><p>　　除了像圖1和圖2這類以商標(biāo)作為主體用在外觀設(shè)計上的情形外，還有把商標(biāo)以較小的比例用在外觀設(shè)計上的情形，即如果把商標(biāo)去掉，其外觀設(shè)計依然有大比例的其他圖案存在這一情形。 </p><p>　　如圖3所示的外觀設(shè)計為一種面料，在視圖中間部位為稍作修改的李寧的商標(biāo)圖案，但是申請人不是李寧企業(yè)。一般消費者都知道李寧的商標(biāo)屬于服裝行業(yè)，因此，盡管商標(biāo)的識別性不如圖1和圖2

15、明顯，但是由于其知名度比較高，依然很容易誤導(dǎo)消費者此產(chǎn)品來源于李寧企業(yè)，因此，不可以僅將其作為一般的圖案處理。 　　另外，如果李寧商標(biāo)使用在其他行業(yè)，例如用于包裝糖果的包裝盒，由于其知名度比較高，雖然占的比例很小，但是仍能容易地被識別出來，此種情況也不可以僅將其作為一般的圖案處理。 </p><p>　　以上兩種情形在使用過程中均混淆了產(chǎn)品的來源，對消費者可能產(chǎn)生誤導(dǎo)，對商標(biāo)的權(quán)利人來說損壞了商業(yè)標(biāo)識中的財產(chǎn)利

16、益，根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》中的相關(guān)規(guī)定，此不正當(dāng)競爭行為已經(jīng)擾亂市場秩序，妨害公共利益，而專利法第五條第一款規(guī)定“對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授子專利權(quán)?！币虼?，在審查中以不符合專利法第五條第一款的規(guī)定不授予專利權(quán)。 </p><p>　　3、把商標(biāo)做了較大的修改后用在外觀設(shè)計上 </p><p>　　將修改后的商標(biāo)用在外觀設(shè)計上，這種情形不是完全或者直接使用商標(biāo)

17、圖案，標(biāo)識性作用不如圖1和圖2和圖3直觀。 </p><p>　　如圖4所示的一種標(biāo)貼，該標(biāo)貼與“和其正”包裝相近，明顯模仿了“和其正”的標(biāo)貼設(shè)計。盡管做了修改，依然沒能改變其模仿的本質(zhì)，因此使用該外觀設(shè)計的產(chǎn)品不是新設(shè)計，在審查中以不符合專利法第二條第四款的規(guī)定不授予專利權(quán)。 </p><p>　　4、商標(biāo)圖案的識別性消失后用在外觀設(shè)計上 </p><p>　　當(dāng)

18、商標(biāo)的圖案融合到外觀設(shè)計的圖案中，已不能清晰地辯別出商標(biāo)的圖案時，商標(biāo)的識別性已經(jīng)消失，不會導(dǎo)致兩者的混淆，也就不會產(chǎn)生權(quán)利沖突。例如將耐克的10個商標(biāo)圖案首尾相連作為一個單元圖案用在四方連續(xù)的面料上，此時已經(jīng)不能識別出耐克的商標(biāo)圖案，對于消費者來說這是一具有新穎性的面料圖案，可以僅作為一般的圖案處理而授予外觀設(shè)計專利權(quán)。因此，當(dāng)商標(biāo)的識別性已經(jīng)不明顯而被用在外觀設(shè)計中我們不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其侵犯了商標(biāo)持有人的權(quán)利。 </p>&

19、lt;p><b>　　四、結(jié)論 </b></p><p>　　綜上所述，商標(biāo)作為消費者認(rèn)知的重要識別要素，在生產(chǎn)、消費、流通和銷售領(lǐng)域都發(fā)揮著積極的作用。當(dāng)商標(biāo)用在外觀設(shè)計上依然存在識別性時，可能引起消費者的混淆，侵害商標(biāo)持有人的權(quán)利。因此要有效減少商標(biāo)用在外觀設(shè)計上引起的權(quán)利沖突，筆者認(rèn)為揭穿其外觀設(shè)計不是新設(shè)計至關(guān)重要。對于審查員來說應(yīng)當(dāng)提高對商標(biāo)的敏感性，及時發(fā)現(xiàn)問題，恰當(dāng)處理，

20、在審查環(huán)節(jié)上阻止商標(biāo)和外觀設(shè)計的權(quán)利沖突的產(chǎn)生。 </p><p>　　本文僅僅是列舉了審查中常見的四種情況，希望能對相關(guān)人士起到參考作用，同時希望能吸引業(yè)內(nèi)人士參與到相關(guān)問題的討論中來。 </p><p><b>　　【參考文獻(xiàn)】 </b></p><p>　　[1] 中華人民共和國專利法實施細(xì)則[S].2010. </p>&